El 9 de diciembre de 2016 se promulgó en Ecuador el Código INGENIOS, la nueva ley de propiedad intelectual ecuatoriana. Esta nueva legislación incorpora cambios drásticos respecto de la normativa anterior y es de vital importancia para inversionistas extranjeros y nacionales.
En este sentido, se han introducido cambios como la obligación de inscripción de licencias de propiedad intelectual e industrial. Así, el artículo 99 de la ley exige la inscripción en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de cualquier licencia o transferencia de propiedad intelectual o industrial. Sin la inscripción en cuestión, el acto “no surte efectos” ni entre las partes ni para terceros, es decir, la ley incorpora una solemnidad estricta o “ad solemnitatem” requisito para la existencia misma del acto. La ley de propiedad intelectual exigía la inscripción del contrato para otorgarle efectos ante terceros, sin embargo, la falta de inscripción no invalidaba el acto o contrato y sus efectos interpartes (Art. 281 LP).
Esta reforma tiene además importantes efectos tributarios, puesto que no se considerarán válidas las deducciones de impuestos realizadas en base a contratos de propiedad intelectual (venta por ejemplo) si el acto no se encuentra inscrito en el IEPI.
Otro punto importante de la reforma, es con relación a las obras por encargo y desarrolladas en relación de dependencia.
La legislación anterior establecía que “salvo pacto en contrario la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al empleador”. Igualmente, las obras creadas por encargo le pertenecían al comitente. Por otro lado, el Código INGENIOS parte de un concepto diametralmente distinto, de acuerdo al artículo 115 de la mencionada ley “salvo disposición en contrario, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral o por encargo corresponderá al autor”.
El punto anterior tiene importantes implicaciones. La primera y más evidente, es que toda obra realizada por encargo o en relación de dependencia requiere de un acuerdo de transferencia de propiedad intelectual que deberá estar inscrito y que la obra se mantenga en el dominio del trabajador o del comisionario en su caso.
En este sentido, lo problemático está en que el artículo 115 del Código INGENIOS establece que los autores tienen un derecho con carácter “irrenunciable” a recibir una “remuneración equitativa” por la “explotación” de su creación, aunque aquellos transfieran la titularidad de la propiedad intelectual mediante contratos de venta o cesión, por ejemplo.
El derecho a la remuneración equitativa del autor tiene las siguientes características:
- No es aplicable a la industria del Software.
- Son de gestión colectiva obligatoria (Art. 121), lo que es cuestionable incluso a nivel constitucional, por constituir una obligación forzosa de asociación.
- Se debe satisfacer, por regla general, otorgándole al autor un “porcentaje razonable” de las ganancias generadas por su creación; y, por excepción, en los casos en los que esta modalidad no es “factible” a través de una remuneración fija.
- Es un derecho de tracto sucesivo que se rige por el principio rebus sic stantibus, es decir, aunque se pague al autor una remuneración fija al momento de la cesión de la propiedad intelectual, aquel podría reclamar judicialmente la revisión del contrato aduciendo que los beneficios obtenidos por el cesionario son desproporcionales a la remuneración pagada inicialmente (Art. 167). Esta facultad puede ejercerse durante 10 años.
Sin duda alguna, el reconocimiento de este derecho apareja varias interrogantes: ¿Cómo se determinará cuál es el “porcentaje razonable” para que el autor participe de la explotación?, ¿Cuál es la situación jurídica de los empleadores que revenden (agencias de publicidad, por ejemplo), y de los terceros que adquieren la propiedad intelectual? Y finalmente, en el ámbito marcario, ¿hasta qué punto el éxito de la creación es producto del autor o del empresario?
Todas estas interrogantes convierten a la transferencia de propiedad intelectual en un nuevo riesgo que deberá ser tomado en cuenta al momento de adquirir compañías a través del mercado de valores y un aspecto importante a considerar al momento de realizar fusiones privadas en Ecuador.
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