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Modificaciones a la ley peruana de marcas

por José Garaycochea
publicado el25/09/2018
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El pasado 7 de setiembre el Poder Ejecutivo peruano mediante el Decreto Legislativo Nro. 1397 aprobó diversas disposiciones en: materia de productos originarios alimenticios; diseño industrial; medidas cautelares; patentes; variaciones procedimentales entre otros. Se modifica así el Decreto Legislativo Nro. 1075, el cual aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Entre las novedades que presenta la norma podemos mencionar la inclusión de las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales no garantizadas como elementos constitutivos de la propiedad industrial (artículo 3° del Decreto Legislativo 1075).

Además de proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción y/o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicables a un producto o alimento, la modificación contribuirá a un mayor valor agregado al producto durante su etapa de comercialización, producción o transformación. Esto deberá ser debidamente informado al consumidor, brindando a la autoridad nacional de marcas (Indecopi) las competencias necesarias para su protección.

Por otro lado, se incluye la aceptación de la división de solicitud de diseño industrial en dos o más solicitudes. A la vez, la oficina nacional puede requerir la división en caso de que comprenda más de un diseño, siendo que sobre cada solicitud divisional se beneficia de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad.

Respecto a las modificaciones a las disposiciones relativas al registro de patentes de invención, los siguientes apartados fueron modificados:

  • Reivindicaciones (Art. 29 D.L. 1075): al momento de presentar la solicitud, se deberán indicar las reivindicaciones que se tramitarán en la solicitud fraccionaria y las que permanecerán en la solicitud inicialmente presentada. No se admitirá el fraccionamiento en caso de que la solicitud fraccionada comprenda las mismas reivindicaciones o alcance que se pretende proteger en las reivindicaciones de la solicitud inicialmente presentada.

 

  • Notificación del examen de patentabilidad (Art. 29-A D.L. 1075): la Dirección notifica al solicitante el segundo o posteriores exámenes de patentabilidad cuando contenga elementos nuevos o diversos elementos a los contenidos en el anterior o anteriores exámenes de patentabilidad, independientemente de si se reitera o no la conclusión planteada. En caso de que se reproduzca la conclusión de anteriores exámenes sin que se incluyan nuevos elementos, no existe obligación de notificar.

 

  • Oposiciones (Art. 31 D.L. 1075): se deberá indicar la constancia y el día de pago de tasa, siendo que a su incumplimiento sólo se otorgará el plazo de dos días hábiles para su subsanación.

 

  • Fin de la etapa de oposición (Art. 31-A D.L. 1075): Vencidos los plazos previstos para que el opositor sustente sus argumentos y que el solicitante proceda con la contestación de la oposición, se declara el fin de la etapa de oposición, aun si dichas acciones no hubieren sido realizadas por las partes.

 

  • Invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados durante la relación laboral o de servicios (Art. 36 D.L. 1075); invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados realizados en centros de educación e investigación (Art. 37 D.L. 1075) y reinversión para investigación (Art. 38 D.L. 1075): Se añade toda referencia a “las invenciones”, a los “diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados”.

 

  • Recurso de reconsideración (Art. 131 D.L. 1075) y recurso de apelación (Art. 132 D.L. 1075): se agrega que el recurso de reconsideración y apelación no puede fundamentarse en la modificación de la memoria descriptiva, las reivindicaciones o los dibujos.

Otra de las modificaciones importantes que se agregan es que la autoridad nacional competente tiene ahora la posibilidad de que, dentro de su ámbito de investigación, pueda exigir de oficio -vía medida cautelar o resolución que ponga fin a la instancia- la adopción de medidas que impidan la continuación de actos de infracción a derechos de propiedad intelectual de terceros. Se modifica así de igual forma la caducidad de las medidas cautelares, las cuales ahora caducarán con la decisión que resuelve de manera definitiva el procedimiento, salvo que la denuncia hubiese sido declarada infundada en primera instancia, en cuyo caso caducan con la emisión de dicho pronunciamiento.

En el mismo sentido, se modifica el articulado referente a la determinación de la sanción en procesos de infracción, estableciendo la nueva facultad discrecional de la autoridad administrativa para aplicar o no los criterios establecidos (entre ellos el beneficio ilícito real, la probabilidad de detección y reincidencia entre otros) para determinar la sanción y/o la graduación de multa.

Respecto a las modificaciones procedimentales, a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de ser resuelto, las partes no podrán presentar medios probatorios adicionales. Una vez agotada la vía administrativa, no procederán los escritos que presenten las partes - en sede administrativa - dirigidos a cuestionar la validez o los fundamentos de tales resoluciones.

En el mismo contexto, se posibilita la adhesión a los recursos de apelación al momento de contestar el traslado; así como se establece que la notificación realizada en el último domicilio fijado por las partes produce plenos efectos, aun cuando se alegue que el mismo ya no pertenece a éstas o porque haya habido un cambio de representante; y la ahora nueva obligación de la autoridad administrativa de emitir un informe en los casos de delitos contra la propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, para lo cual se otorga el plazo de cinco días hábiles.

Finalmente, se establece que queda prohibido el uso de la denominación “marca registrada”, “M.R.” u otra equivalente con signos que no cuenten con registro ante la Dirección competente, determinándose la facultad de inicio de un procedimiento de infracción de derechos de oficio por parte de la autoridad administrativa en caso de que se aprecie la infracción.

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