Recientemente, el Tribunal de Propiedad Intelectual de Chile confirmó dos sentencias, emitidas en octubre y noviembre de 2016, respectivamente, en las que permitió el registro de la marca OX para un restaurante de carnes de ese país y denegó la oposición interpuesta por la mexicana Femsa Comercio S.A. de C.V. a favor de su marca OXXO que designa a unas 15.225 tiendas de conveniencia en México, Colombia y otros países de América Latina.
La instancia emitió un fallo el pasado 26 de abril para denegar nueva oposición y conceder el registro en la clase 29 y el 7 de junio denegó una nueva oposición en relación con la clase 35 y concedió el registro a OX.
Con ello, la instancia permitió que "OX sea final y legalmente el dueño de la marca", expresó Silva, bufete que asistió a Gastronomía Prime en la disputa marcaria contra la filial del conglomerado industrial mexicano Femsa, que fue representado por Clarke, Modet & Co.
Silva relata que, tras haber construido una extraordinaria reputación, en 2015 su cliente decidió proteger su activo registrando la marca en los rubros relacionados con las carnes y retail, a lo cual se opuso Femsa Comercio.
"INAPI falló a favor de nuestro cliente, Gastronomía Prime, en octubre y noviembre de 2016, aceptando el registro y denegando la oposición y, hace unos días, el Tribunal de Propiedad Industrial, frente a una apelación de la empresa mexicana, confirmó las sentencias", comentó Juan Pablo Silva, socio de la firma, a LexLatin.
Por su parte, Ricardo Montero, quien también es socio de la firma, agregó que "el argumento de la cadena mexicana, respecto a que la similitud gráfica y fonética de ambos no era suficiente para diferenciarlos adecuadamente, fue desechado. De esta forma, logramos demostrar que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin inducir a error o confusiones en los consumidores".
"Por otra parte, el público al que OX apunta es específico, ya lo conoce y diferencia. Eso se ratifica también en el hecho de que existen marcas anexas que contienen la expresión OX para otras clases y éstas coexisten de manera pacífica en el mercado hace ya varios años; de forma que los servicios de la marca opositora y los productos amparados por la marca solicitada por nuestro cliente son totalmente distintos y no relacionados", explicó Silva.
Argumento de la contraparte
De acuerdo con Carolina Del Río, abogada de Clarke, Modet & Co, firma que asistió a Femsa Comercio, "en el fallo del Sr. Director de INAPI, existe un cierto grado de contradicción puesto que, por un lado reconoce e identifica a la marca OXXO de nuestra representada como un signo famoso y notorio (...), es decir, le atribuye una cualidad sumamente importante", por el otro, esta cualidad es "desconocida en la decisión final, puesto que no obstante tratarse de un signo notorio en clase 35, igualmente acepta el registro de OX".
En declaraciones a LexLatin, señaló que la contradicción se produce ya que al tratarse de una marca famosa, el grado de protección debiese ser mucho más amplio y, sin embargo, se niega finalmente el registro a OXXO.
Resaltó que la misma argumentación contenida en el fallo fue utilizada en la segunda instancia ante el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmando la sentencia de primera instancia, determinó que existen diferencias gráficas y fonéticas determinantes entre los signos, ya que están conformadas por distinto número de sílabas y letras.
Lamentó que "en Chile desafortunadamente el hecho de que un signo sea famoso y notorio no necesariamente conlleva a que los criterios de similitud se apliquen por la autoridad de manera más estricta, como sí ocurre en muchos países, especialmente la Comunidad Andina".
Asesores de Gastronomía Prime S.A.:
Silva: Socios Juan Pablo Silva y Ricardo Montero.
Asesores de Femsa Comercio S.A. de C.V.:
Clarke, Modet & Co: Abogada María Carolina Del Río.
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