En Brasil, Tauil & Chequer Advogados, junto con Mayer Brown, asistió a la empresa estadounidense de software New Relic Inc. en una disputa marcaria que sostuvo con una empresa brasileña llamada Conexos Consultoria y cuya demanda tuvo como objetivo la anulación de los registros de marca de NEW RELIC, propiedad de Conexos.
El juicio finalizó este mes, con victoria para la demandante, que logró la anulación no solo de su marca anterior sino también sobre su nombre comercial y derechos de software. La firma informó que el éxito de la demanda de la actora se basó en un razonamiento que sienta un precedente relevante para la aplicación de la protección de software, derechos de autor y nombres comerciales extraterritoriales en Brasil.
Podría interesarte: Brasil tiene una propuesta para modificar su ley de PI: ¿Qué dicen los especialistas?
Antecedentes
La disputa inició en 2015, cuando Conexos presentó las marcas (Nos. 910449527 y 909835691) para NEW RELIC ante la Oficina de Marcas y Patentes de Brasil (BPTO), “que es el nombre comercial exacto de los demandantes desde 2008, así como el nombre de la solución basada en la nube (SaaS) de la empresa. En este mismo año, New Relic presentó dos solicitudes (Nos. 910323810 y 910323852) para archivados NEW RELIC en IC 09 y 42, que luego fueron rechazados por registros de Conexos”, señaló la firma.
El conflicto evolucionó cuando Conexos presentó una demanda por infracción de marca contra New Relic ante el Tribunal Estatal de Espirito Santo, luego de esto, New Relic presentó una demanda de nulidad de marca contra los registros de Conexos (Nos. 910449527 y 909835691) ante el Tribunal Federal de Río de Janeiro, “con el objetivo de anular las marcas que Conexos alegaba infringidas en el primer juicio”.
La demanda por infracción de marca fue suspendida hasta que se emitió la decisión final en el Tribunal Federal, que anuló finalmente las marcas de Conexos por violar el nombre comercial y el título de la obra de software de la compañía norteamericana.
Tauil & Chequer explicó que uno de los argumentos que usaron para ganar el juicio “fue una exposición a la medida de la disposición del Convenio de Berna que establece que las obras y sus títulos tienen protección extraterritorial de derechos de autor en todos los países firmantes del Convenio de Berna, como es el caso de Brasil y Estados Unidos. El tribunal dictaminó que la protección de los derechos de autor del título del software de la demandante, ya garantizada por la ley de los EE.UU., sí puede servir como un obstáculo para el registro de una marca similar o idéntica en Brasil ante la BPTO”.
No te pierdas: E-Commerce y violaciones de la propiedad intelectual
Adicionalmente, el artículo 1.116 del Código Civil brasileño no puede ser aplicado a sociedades extranjeras sin razón social registrada en el territorio nacional, sino que solo es aplicable el artículo 8 del Convenio de París que asegura la protección del nombre comercial en todos los países firmantes sin obligación de presentación o registro.
Desde ahora, nadie más puede solicitar el registro de la marca NEW RELIC en Brasil para productos y servicios de software pues esto abriría la puerta a la confusión entre signoso o la posibilidad de asociación indebida, “lo que también es un precedente significativo para evitar que terceros se aprovechen de derechos extranjeros y activos de empresas que aún no están registrados en Brasil, pero aún están protegidos por tratados internacionales en materia de propiedad intelectual”.
}
Add new comment