El Trade dress y la protección de marcas no tradicionales en América Latina

El principal fin para evitar que los activos intangibles puedan ser tomados por un competidor es asegurarse de que la empresa cuente con una protección adecuada, especialmente de los que tienen importante valía. Esto es más importante aún si tomamos en cuenta que, según diversos estudios de propiedad industrial, las solicitudes de marcas en América Latina aumentaron 30 % en el último año. 

En promedio, 80 % del valor de una compañía se deriva de sus activos intangibles, lo que significa que las marcas no tradicionales y el trade dress tienen un impacto altamente significativo en las organizaciones. Aunque es posible respaldar estos activos, cada país tiene su propia legislación que permite (o no) su protección o contiene sus propias consideraciones. Esto puede hacer que el proceso sea complicado y costoso.

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Las marcas no tradicionales (olores, sonidos, formas tridimensionales, hologramas) y el trade dress aumentan en muchos casos el valor de una empresa, ya que generalmente se destacan por: 

• Innovar en su sector, rompiendo con lo convencional y proponiendo nuevas soluciones, presentaciones, productos o servicios.
• Destacar la personalización del producto o servicio ofrecido.
• Explotar su potencial con mayor facilidad en medios novedosos o digitales, por ejemplo, en el metaverso, mediante su adaptabilidad.
• Enfocarse en nichos específicos que permiten ampliar su presencia hacia mercados específicos o nuevos consumidores.
• Disrumpir en el mercado y desafiar el status quo para destacar en industrias, formatos o usos establecidos.
• Adoptar precios competitivos y, por ende, modelos de negocio ágiles y sustentables basados en la eficiencia de costos.
• Ofrecer experiencias de compra distintas y memorables para los consumidores o clientes.

Proteger las marcas no tradicionales y el trade dress evitará la confusión o el engaño en el mercado, además, preservará la competencia justa y abrirá nuevas oportunidades para la monetización de las marcas.

El trade dress puede ser registrado como una marca comercial siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación aplicable. No protegerlo o hacerlo de forma inadecuada puede traer consigo algunos riesgos, tanto para los propietarios de la marca como para los competidores, como:

• Confusión y dilución de marcas, esto si un trade dress es muy similar al de otra marca existente.
• Infracción de derechos de propiedad intelectual, ya que el uso no autorizado o la reproducción de una marca o trade dress protegido puede significar una infracción de los derechos de un tercero.
• Dificultad para proteger elementos no distintivos si se consideran genéricos, funcionales o comunes en la industria.
• Aumento en los costos de protección y mantenimiento al fallar en proteger de manera adecuada la marca, lo que podría conllevar un pago alto por la defensa de los derechos en caso de alguna infracción por terceros. Es por esto que es fundamental para los propietarios de las marcas tomar las medidas necesarias.

Proteger las marcas no tradicionales y el trade dress implica obtener múltiples beneficios que mejoran el modelo de negocio de la compañía, ya que incrementan su valor, son objeto de nuevas maneras de explotación como licencias o alianzas que permiten impulsar los ingresos o entrar a un mercado antes no explorado. También otorgan el derecho exclusivo de explotación al propietario del registro y la capacidad de transferirlo a terceros, lo que, a la larga, genera beneficios económicos a sus titulares.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, ha pretendido imponer criterios para regularlos, sin embargo, no se ha conseguido establecer un acuerdo armónico debido a la complejidad que estas generan.

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La protección de marcas no tradicionales y el trade dress en los once principales países de América Latina se puede resumir de la siguiente manera: en México la protección de marcas no tradicionales está legislada, pero en Brasil y Chile no hay una especificación legal para la protección del trade dress, no obstante, en estos lugares es posible proteger la imagen establecida con estrategias personalizadas, de acuerdo con el producto o servicio. Por ejemplo, mediante el registro de los envases como marca tridimensional o diseño industrial y la protección de la identidad visual a través de los derechos de autor.

Por otro lado, en Perú no existe la figura del trade dress, pero se puede solicitar el registro de esta como empaque o marca tridimensional. En cuanto a las marcas olfativas, sí pueden registrarse pero no hay ninguna inscrita debido a la complejidad en representar el olor gráficamente.

El mismo caso se encuentra en Uruguay, donde no está regulado un formato para presentar estas marcas. En la mayoría de los países latinoamericanos la protección del color es posible solo mediante la combinación de los mismos y no de manera aislada.

Proteger las marcas no tradicionales y el trade dress es esencial para garantizar el éxito y supervivencia de los activos intangibles, ya que al hacerlo se obtienen beneficios como la exclusividad en el mercado, la protección de la reputación de la marca y la expansión internacional, y se generan diversas oportunidades de monetización por medio de la explotación de derechos como el licenciamiento de marcas, alianzas y el uso de la figura tridimensional en empaques, entre otros.

Tomemos el caso de la protección de la marca de chocolate Turín y sus marcas no tradicionales como el registro de su característica marca tridimensional, lo que le ha permitido no solo explotar la propuesta de sus diversos empaques, sino también la aplicación de su sabor en paletas y pasteles. Gracias a esto, la compañía pudo consolidar su posición en el mercado y expandir su modelo de negocio.

Estar consciente del valor de las marcas propias y conocer las opciones de protección para los productos y servicios es vital, así como contar con la asesoría de un profesional de propiedad industrial para trazar un plan idóneo de protección y maximizar los derechos de la organización.

*Jaime de la Mora es director comercial para Iberia y Latam de ClarkeModet.