Una marca de posición consiste en la colocación de un signo en una posición singular y específica sobre una determinada estructura, que permite identificar productos y distinguirlos de otros idénticos o similares.
Por tanto, la colocación de una marca de posición no puede tener un carácter técnico o funcional y debe estar desvinculada de la funcionalidad general del producto. Además, debe ser poco convencional dentro de la industria pertinente y lo suficientemente distintiva para que los consumidores reconozcan el producto.
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En consecuencia, las marcas de posición que sean meramente ornamentales o formen parte integrante de la apariencia común del soporte y que carezcan por completo de suficiente distintividad no se registrarán como marca de posición.
Una marca tridimensional consiste en la forma del producto o de su envase. Para que dicha marca sea registrada no debe constituir una forma necesaria, común u ordinaria del producto o envase, o incluso una que no pueda disociarse del aspecto técnico del producto o envase.
Por otra parte, la imagen principal que acompaña a la solicitud de una marca de posición debe mostrar el soporte del producto para demostrar la posición y proporción exactas del signo propuesto, a diferencia de las marcas tridimensionales que consisten en la forma plástica de un determinado producto o envase que lo diferencia de los competidores.
Específicamente en Brasil, el 30 de mayo de 2023, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi) publicó la concesión del Registro N° 830621660, para la marca de primera posición en Brasil, que protege los clásicos “tres agujeros” en la parte superior de las famosas zapatillas de la marca Osklen.
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El caso de Louboutin vs Van Haren de la UE
Esto es similar a otro caso emblemático, el que enfrentó a Christian Louboutin SAS (Louboutin) contra Van Haren Svchoene BV (Van Haren), decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en 2018. Este es un hito en la jurisprudencia de marcas no convencionales en la Unión Europea (UE), porque la decisión abordó la protección de las famosas suelas rojas de los zapatos de Louboutin.
Todo empezó el 28 de diciembre de 2009, cuando Louboutin presentó una solicitud de registro de marca en Benelux en la clase 25, con el fin de proteger las suelas rojas de sus zapatos, caracterizadas por el color rojo “Pantone 18 1663TP”.
La disputa legal surgió cuando Van Haren, un operador de tiendas minoristas en los Países Bajos, vendió zapatos de tacón alto con suela roja en 2012, lo que llevó a Louboutin a presentar una demanda por infracción de marca.
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Van Haren argumentó que la marca de Louboutin no era válida, ya que consistía en una forma que añadía un valor sustancial a los productos. Sin embargo, el TJUE dictaminó que un color aplicado de una manera específica a un producto podía constituir una marca, siempre que no estuviera determinado únicamente por la forma del producto. Esta sentencia estableció que la suela roja de Louboutin, reconocida por los consumidores como un indicador del origen del producto, podía estar protegida por la legislación de marcas de la UE.
El TJUE destacó que la exclusividad de la marca no debería inhibir la competencia leal, siempre que la marca no fuera esencial para la función del producto. Esta decisión aclaró que la suela roja es una marca de posición y no una marca de forma, lo que la hace elegible para protección bajo la ley de la UE.
Por lo tanto, la sentencia tiene implicaciones más amplias para la industria de la moda y otros sectores donde el color y otras marcas no tradicionales se utilizan para crear identidad de marca. Subraya la importancia de los elementos de diseño distintivos y no funcionales para establecer el reconocimiento de marca y la protección legal.
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Entendimiento de Inpi sobre las marcas de posición
El Inpi ha recibido 366 solicitudes de marcas de posición, pero ha concedido solo un registro y ha rechazado 72 solicitudes hasta ahora. El registro concedido, número de registro 830621660, refleja los criterios del Inpi para las marcas de posición: una combinación de una marca distintiva original, ubicada en una ubicación poco común del producto, con un signo y una ubicación lo suficientemente distintivos como para individualizar el producto para los consumidores.
Por otro lado, los 72 rechazos resaltan la interpretación estricta de estos criterios por parte del Instituto. Un total de 29 solicitudes de marcas de posición fueron rechazadas por no considerarse singular ni distintiva su colocación en el producto y otras 26 fueron rechazadas porque el signo de posición pretendido fue considerado meramente ornamental en relación al producto.
Otras decisiones de rechazo consideraron que una marca de posición no puede ser registrada si está compuesta de colores y sus nombres solamente, tiene principalmente un carácter técnico o funcional; es ornamental, común o evocativa, como cuando el signo ya es comúnmente utilizado en la industria por varios competidores; contiene una reproducción o imitación del signo de un tercero y es capaz de causar confusión o asociación indebida en el consumidor, está compuesta de varios signos en más de una posición en el soporte, y no es distintiva en sí misma, independientemente del carácter distintivo de la posición en el soporte.
Entonces, las decisiones del Inpi sobre marcas de posición emitidas hasta ahora demuestran una estricta adhesión a los criterios establecidos.
Sin embargo, se trata de un asunto relativamente nuevo, que está en constante desarrollo, ya que nuevas solicitudes continúan siendo examinadas en Brasil y en el exterior. En este escenario es importante seguir de cerca la evolución del entendimiento del Inpi y las posibles nuevas discusiones que puedan surgir sobre el tema, para que los interesados puedan tener una mejor visión sobre las condiciones y requisitos necesarios para ese tipo de registro de marca en Brasil.
*Douglas Leite, Clara Lim, Marina A. Rossit y Victória S. Verussa son socio y abogadas de Bhering Advogados, respectivamente.
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