Defensa de la propiedad intelectual en un Tech Startup

1. Tech Startup y la propiedad intelectual

Si bien el término tech startup se esgrime con ligereza, no es fácil encontrar una definición precisa para el concepto.
Las startups están típicamente orientadas hacia la tecnología. Muchas veces, es la propia tecnología la que llega antes que la startup: comienza con una idea con la que una persona (o un grupo) pretende revolucionar el mercado tecnológico, o con un nuevo concepto de negocios en dicho mercado a través del cual arrancan un emprendimiento definido, pero no organizado.

De este modo, a continuación analizaremos el concepto de la startup cuyo golpe inicial de timón es una idea que implica una nueva forma de hacer las cosas en materia tecnológica, y contestaremos la pregunta: ¿Cómo defender esa idea para que la startup crezca?

2. Situaciones de riesgo para una tech startup

Usualmente, el valor con el que un inversor cuenta cuando aterriza en una tech startup es el de la propiedad intelectual, la idea que hay detrás del emprendimiento. Así, proteger la propiedad intelectual se convierte directamente en proteger el negocio.

Son muchas las situaciones en las que la propiedad intelectual de una tech startup puede estar en riesgo. Entre ellas, dos son las más predominantes:

• Reclamos de empleadores con derechos a la propiedad intelectual; y


• Los llamados trolles de patentes.

El primero se refiere a los casos en que los emprendedores, habiendo sido empleados de otra compañía en la etapa de creación de su idea, son demandados por su antiguo empleador, generando un conflicto sobre la autoría de la idea central del nuevo emprendimiento. Este hecho, independientemente de cómo se resuelva, generará una dificultad en la startup a la hora de su crecimiento.

El segundo caso de riesgo es el de los trolles de patentes. No se trata de una disputa legítima sobre la propiedad de una idea, como en el caso del empleador y ex empleado, sino de empresas o personas que compran, registran o disputan patentes sin ninguna intención de fabricar o producir el producto o servicio que emana de la idea, sino con el fin de realizar actos judiciales o extrajudiciales de protección de su derecho (existente o no) de patente contra otras empresas. Ante esto, una tech startup puede preferir llegar a acuerdos que implicarían una carga económica con estas empresas, antes que mantenerse en pleitos que perjudican su imagen y su pronta capacidad de recibir inversiones.

Para ambos casos existen mecanismos a tener en cuenta, tanto en el derecho extranjero como en el nacional, a los efectos de defender la propiedad intelectual de la tech startup, que es en definitiva su activo más importante.

3. Defensa de la propiedad intelectual de una Tech Startup

• American Invents Act.

Estados Unidos ha sido el pionero en manejar estos conflictos, y la American Invents Act (AIA) -vigente desde setiembre de 2012-, es un intento legal de mejorar la posición de las tech startups y, en general, de los titulares materiales de ideas patentables.

En esa línea, la AIA profundiza en distintas situaciones prácticas, las cuales son resueltas en favor del autor material de la idea. Así, entre los puntos centrales, encontramos:

• Se reguló la posibilidad de pedir acciones o medidas cautelares por “false marking”, incluyéndose el perjuicio en la competencia como una causal necesaria. De esta forma, si un troll de patentes, por ejemplo, quiere impedir el uso de una idea a una tech startup deberá probar que dicho uso afecta su actividad.


• Del mismo modo, mantiene el “best mode” como prueba en un juicio de patentes, donde el verdadero “inventor” puede probar cuál es el mejor modo de llevar la idea a cabo por sobre otro sujeto que declare tener derechos.


• Finalmente, si una idea es utilizada durante un año sin que se haya registrado la patente, aun cuando luego un troll de patentes lo haga, la empresa podrá tener la continuidad de la realización durante el proceso que se lleve a cabo.

4. Soluciones en Derecho Uruguayo

El derecho uruguayo está aún en estado embrionario en materia de propiedad intelectual. En efecto, la ley principal sigue siendo la Ley 9.739 sobre derechos de autor del año 1937, y, en materia de marcas recién en 1998 se dictó una ley especial (17.011), centrada principalmente en cuestiones formales derivadas de su registro.

Sin embargo, de estas normas puede verse que las líneas directrices de la defensa de la propiedad intelectual en el Uruguay tienen un fuerte componente material. Por esta razón, aun cuando exista un registro de marca por una entidad diferente a la verdadera propietaria de la idea, ésta última puede reivindicar su derecho, probando que realmente es quien la utilizará.

Por otra parte, dado que la legislación incluye pocas protecciones en términos concretos (en oposición a la AIA), serán esenciales los mecanismos contractuales que la compañía creadora logre reflejar en los acuerdos comerciales que suscriba, tanto para defender su idea frente a potenciales inversores, como frente a terceros que reclamen derechos y frente a los propios participantes del mercado.

5. Conclusiones

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información señaló en su informe de 2015 que existían aproximadamente 700 empresas cuyo rol central era la tecnología (IT companies). Esta es la demostración de la existencia de un campo fértil desde lo jurídico para realizar tech startups.

Para estas empresas, de acuerdo a lo dicho anteriormente, es esencial: (i) cumplir con las obligaciones registrales para todas sus marcas y/o patentes; (ii) incluir sus derechos de propiedad intelectual como aporte de las sociedades que se constituyan; y (iii) proteger contractualmente sus derechos de propiedad intelectual tanto en los contratos que realice para el financiamiento, como en consorcios y/o en, general, en cualquier acto del emprendimiento