Una de las primeras iniciativas que adoptan quienes quieren emprender —ya sea en el campo de los servicios o de los productos— es la de crear su marca. La marca es el símbolo (o el nombre) que sirve a pequeños y hasta grandes comerciantes o emprendedores a dar visibilidad e impacto a sus productos y negocios.
Por tanto, la 'marca' de un servicio o producto, al llegar al público consumidor, debe despertar interés, confiabilidad y traducir los valores de la empresa que la posee y la utiliza al llegar, aunque esta sea solo un nombre o conjunto de símbolos que definen jurídica y comercialmente a una determinada empresa.
Antes de elegir una marca para representar su actividad en el mercado, conviene revisar si esa idea ya está explorada y comercializada por otra persona, empresa o titular.
Quizá quieras revisar: Brasil tiene una propuesta para modificar su ley de PI: ¿Qué dicen los especialistas?
Muchas veces la gran duda que tienen quienes emprenden, ya sean comerciantes, empresarios o autónomos, es qué nombre, símbolo o 'marca' elegirán para distinguirse y hacer que su actividad sea única en la prestación de sus servicios o disponibilidad de productos, en un mercado ya de por sí globalizado y competitivo.
Esta encuesta, a nivel nacional, se puede realizar a partir de la investigación, accediendo al sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inpi) de Brasil, por ejemplo, la agencia federal responsable de mejorar, difundir y administrar el sistema nacional para otorgar garantía de derechos de propiedad intelectual para la industria y otros ramos, incluyendo el otorgamiento de registro marcario, en el cual la persona o empresa que pretenda definir su marca podrá verificar que el nombre elegido no haya sido registrado por un tercero que, a manera de regla, podría imposibilitar el uso de este nombre, similar a una marca con un registro existente.
Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿es posible tener dos marcas con nombres similares registradas en el Inpi?
Antes de responder objetivamente a tal pregunta, es necesario introducir, en breves líneas, la definición del 'principio de especialidad', uno de los principios básicos del sistema marcario que confiere exclusividad y protección mediante la concesión del registro al titular de una marca, en el ámbito del campo de actividad, productos o servicios para los que fue concedida.
La Ley Federal 9.279/1996 (LPI), en el artículo 124, sección XIX, dispone que no es registrable como marca: “la reproducción o imitación, total o parcial, aún con la adición de una marca registrada, para distinguir o certificar un producto o servicio idéntico, similar o susceptible de causar confusión o asociación con la marca ajena”, siendo la traducción de un principio de especialidad en los términos de la ley.
Así, se establece que es posible que existan dos o más marcas con similitudes e identidades registradas, para otorgar protección a su uso.
Sin embargo, dichas marcas deben distinguir productos o servicios en distintas ramas de actividad, todo ello con el fin de cumplir con el límite impuesto por la legislación, esto es, no ser “susceptibles de causar confusión o asociación con la marca ajena, principalmente entre el público objetivo al que está destinado, el consumidor”.
Más sobre Brasil: E-Commerce y violaciones de la propiedad intelectual
El objetivo es que ningún consumidor confunda un producto con marcas similares con el mismo elemento denominativo, sino que una defina una clase de producto de jugos y bebidas y la otra se refiera a una clase de productos deportivos.
Sumado a esto, existe, por disciplina en materia de derecho marcario de alcance internacional, la Clasificación de Niza, que es una clasificación internacional de productos y servicios que determina el área de actuación de las marcas (observada por el Inpi), dado que al momento de solicitar el registro de una marca ante es necesario indicar cuáles productos o servicios se pretende proteger con la marca.
De esta manera, las marcas con similitud e identidad, aunque estén registradas en la Clasificación de Niza y determinen distintos productos o servicios, impiden configurar la asociación o el uso parasitario de tales marcas, en atención a la diferente rama de actividad.
La doctrina y el entendimiento jurisprudencial, teniendo como pilar el entendimiento del Tribunal Superior de Justicia – STJ y la Corte Superior de Brasilia, es que los productos o servicios pueden tener elementos nominativos y signos marcarios similares, ya que la protección de la marca solo se asegura en el ámbito de las actividades registrales.
En la práctica, dicho control se ejerce en el ámbito administrativo, en el que son numerosos los casos en que el INPI otorga el registro de marcas con similitud e identidad, pero el elemento que las distingue en el mercado es su desempeño en distintos campos de actividad.
Se concluye que, por el principio de especialidad, las marcas con el mismo nombre pueden coexistir pacíficamente, siempre que no operen en el mismo segmento de mercado y, en este caso específico, no se caracterizará la reproducción o imitación de la marca, conforme a lo previsto en el artículo 124, XIX de la Ley 9.279/1996.
Sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que la aplicación del principio de especialidad sufre atenuación frente al reconocimiento de la condición de 'marca de alta reputación', también previsto en la Ley Federal 9.279/1996, en los términos del artículo 125, que dispone: “La marca registrada en Brasil considerada de gran renombre tendrá garantizada protección especial en todas las ramas de actividad”.
Podrías leer: Derecho comparado: ampliación del plazo de validez de las patentes en Brasil
Brasil, actualmente, a través de la acción del Inpi, cuenta con 104 marcas de gran renombre y tiene aproximadamente 200 solicitudes en curso para el reconocimiento de tal calificación. La marca que desee obtener esta amplitud de protección de marca, debe contar con elementos como credibilidad, confianza, prestigio y autoridad indiscutible en el mercado.
Adicionalmente, la discusión sobre este tema demuestra la importancia de promover la solicitud de registro de marca ante el Inpi, como forma de garantizar (cualquiera que sea la marca) protección y exclusividad en el uso de la rama de actividad.
La marca en un negocio y estructura empresarial es un intangible capaz de agregar valor económico a los activos empresariales. Por tanto, se define como un activo, dado que la marca puede generar utilidades a través de su explotación y ser objeto de cesión, transmisión, garantía y enajenación o incluso ser un activo para obtener ingresos y saldar deudas con acreedores, como una deuda normalmente contraída, por recobro judicial o quiebra.
Se concluye que ese detalle inicial para emprender y actuar en una rama de actividad, ya sea la prestación de servicios o el suministro de productos, cualquiera que sea la denominación elegida o símbolo que constituye la marca comercial, y que tendrá por objeto presentar al mercado la identidad, personalidad y valores de la empresa, merece la atención y protección que le confiere el otorgamiento del registro de marca ante el Inpi y el análisis de factibilidad de la solicitud de la aplicación, a la luz de la aplicación del principio básico de la especialidad, que abre la oportunidad de que marcas con nombres y signos similares, que operan en diferentes campos de actividades, puedan perfectamente convivir en el mercado con la legitimidad de obtener el registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial – Inpi.
*Leandro Joves Leal da Silva y Renata Struzani de S. Moreira, de Benício Advogados Associados.
}
Add new comment